发明专利权保护范围如何认定?已无效从属权利要求对应实施例不受保护?征和律所结合(2023)最高法知民终1476号案例实务解读
法律问题
侵害发明专利权纠纷中,如何认定权利要求中的技术特征是否属于功能性特征?已被宣告无效的从属权利要求对应的说明书实施例,能否纳入独立权利要求的保护范围?
征和律所解答
征和律师事务所结合(2023)最高法知民终1476号生效判决解答:
第一,关于功能性特征的认定,并非权利要求中带有功能或效果描述的技术特征都属于功能性特征。根据专利侵权司法解释及最高人民法院指导性案例的规则,如果技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使同时带有功能描述,也不属于功能性特征。本案中,涉案专利权利要求1关于“阻挡元件”的记载,虽包含“阻挡第一接合凸缘与第二接合凸缘脱离”的功能表述,但同时明确限定了阻挡元件的设置位置(第二闭锁部件上)、动作逻辑(从基本位置运动后复位)、与接合凸缘的配合关系等结构与位置特征,本质上属于结构特征,而非仅以功能限定的功能性特征。
第二,关于已被宣告无效的从属权利要求对应的说明书实施例能否纳入独立权利要求保护范围的问题,需要先判断该从属权利要求与独立权利要求是否属于“实质独立”的技术方案。如果形式上是从属权利要求,但技术方案的核心实现逻辑与独立权利要求完全不同,本质上是独立的技术方案,则其对应的说明书实施例不应纳入独立权利要求的保护范围。尤其是在该从属权利要求已被国家知识产权局宣告无效的情况下,对应的技术方案已经进入公有领域,权利人不得再通过对独立权利要求进行扩大解释的方式,将已无效的技术方案重新纳入保护范围。本案中,涉案专利权利要求7-9形式上是权利要求1的从属权利要求,但实质上是通过“杠杆元件+刚性阻挡元件”实现闭锁的独立技术方案,与权利要求1通过“弹性阻挡元件自身运动”实现闭锁的逻辑完全不同,对应的说明书第十个实施例也与权利要求7-9对应;在权利要求7-9已被宣告无效的前提下,该实施例的技术方案不再受专利法保护,权利人不能将其纳入权利要求1的保护范围主张侵权。
法律依据
- 《中华人民共和国专利法》(2020修正)第六十四条第一款:
发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 - 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条第一款:
功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。 - 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条:
对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。 - 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条:
人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
真实案例
基本事实
费某公司系名称为“用于可脱离地连接两个部件的闭锁设备”的发明专利权人,该专利涉及一种箱包用磁吸闭锁装置。费某公司认为深圳市迈某公司制造、销售的多款箱包所使用的磁吸扣件(被诉侵权产品)落入涉案专利权保护范围,尖某商务公司存在销售侵权产品的行为,遂向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,请求判令二被告停止侵权、共同赔偿经济损失及合理开支共计500万元。
一审法院经审理认为,涉案专利权利要求1中的“阻挡元件”属于功能性特征,被诉侵权技术方案缺少该技术特征,未落入专利权保护范围,判决驳回费某公司的全部诉讼请求。费某公司、深圳市迈某公司均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。
法院观点
最高人民法院二审围绕核心争议焦点审理认为:
- 关于“阻挡元件”是否属于功能性特征:涉案专利权利要求1关于“阻挡元件”的记载虽包含功能表述,但同时限定了阻挡元件的设置位置、动作逻辑、与接合凸缘的配合关系等结构与位置内容,本质上属于结构特征,一审法院的认定有误,予以纠正。
- 关于被诉侵权技术方案是否落入权利要求1的保护范围:涉案专利权利要求7-9形式上为权利要求1的从属权利要求,但实质上是与权利要求1相互独立的技术方案——权利要求1通过阻挡元件自身从基本位置运动后复位实现闭锁,而权利要求7-9通过设置在杠杆元件上的阻挡隆起部与刚性阻挡元件配合实现闭锁。说明书第十个实施例采用的刚性阻挡元件+杠杆元件的技术方案,与权利要求7-9对应,而非权利要求1。因权利要求7-9已被国家知识产权局宣告无效,该实施例对应的技术方案不再受专利法保护。被诉侵权产品通过金属片开合实现闭锁,缺少权利要求1记载的“阻挡元件从基本位置中运动出来”的必要技术特征,因此未落入权利要求1的保护范围。
裁判结果
最高人民法院判决驳回上诉,维持原判。
案例检索信息
- 案号:(2023)最高法知民终1476号
- 案由:侵害发明专利权纠纷
- 审理法院:最高人民法院
- 裁判日期:2025年6月25日
实务提醒
征和律师事务所结合多年实务经验提醒:
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对专利权人而言,专利撰写质量直接决定维权成败。在申请专利时,应当合理设计权利要求体系,区分独立权利要求与从属权利要求的技术逻辑,避免将实质上独立的技术方案写为从属权利要求,否则一旦该从属权利要求被无效,对应的技术方案可能因捐献原则进入公有领域,无法再通过独立权利要求获得保护。同时,在提起专利侵权诉讼前,应当结合专利无效情况、说明书实施例的内容,准确选择主张的权利要求,合理确定保护范围,避免因权利要求解释偏差导致败诉。此外,若发现侵权人是品牌方且存在委托加工情形的,可直接以商标持有人为被告主张制造者责任,无需仅起诉实际加工方。
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对被诉侵权方而言,权利要求解释是重要的抗辩突破口。在专利侵权诉讼中,不应仅围绕技术对比进行抗辩,还可以从权利要求的定性、保护范围的解释入手:一是可以分析争议技术特征是否属于功能性特征,进而限缩其保护范围;二是可以核查专利是否存在已被无效的从属权利要求、以及说明书中对应的实施例,主张适用捐献原则,限制权利人对独立权利要求的扩大解释。此外,若为品牌方,即使产品系委托第三方加工,也可能因产品标注自身商标、防伪码等被认定为专利法意义上的制造者,需承担侵权责任,因此在产品研发阶段应当提前做好专利风险排查,避免侵权风险。
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功能性特征的认定需严格遵循法定标准。实践中不少当事人甚至律师存在误区,认为只要权利要求中出现了功能描述就属于功能性特征,需要用说明书实施例限缩保护范围。但根据最高人民法院的裁判规则,只有完全以功能或效果限定、未隐含任何结构/步骤特征的技术特征才属于功能性特征;如果技术特征已经明确了结构、位置、连接关系等内容,即使带有功能描述,也属于常规结构特征,应当按照权利要求的字面含义结合说明书解释保护范围。
本文由征和律师事务所独家解析,案例来源:中国裁判文书网,本案非本所代理案件,仅作法律实务参考,不构成正式法律意见。