商标被宣告无效后此前使用行为要承担惩罚性赔偿吗？征和律所结合上海(2024)沪民终547号案例实务解读

法律问题

在侵害商标权纠纷中，被告基于合法授权使用的注册商标后续被宣告无效的，是否构成“恶意侵权”并适用惩罚性赔偿？

征和律所解答

征和律师事务所结合(2024)沪民终547号生效判决分析：商标侵权惩罚性赔偿的适用需同时满足“主观故意侵权”和“侵权情节严重”两个核心要件，二者缺一不可。

如果被告使用被诉侵权标识时，是基于合法有效的商标授权，且该商标在被宣告无效之前，被告的使用行为具有合理的权利信赖基础，即便商标最终被认定无效，也不能直接推定被告具有侵权的主观故意。只有在商标被宣告无效后，被告仍继续使用该标识，或者有证据证明被告明知商标存在重大权利瑕疵、恶意利用商标注册制度攀附他人商誉的，才可能被认定为“故意侵权”。

此外，即便不适用惩罚性赔偿，如果有证据证明侵权人的获利明显超过法定赔偿上限（500万元），法院仍可以结合侵权规模、商标知名度、行业利润等因素，在法定赔偿限额之上酌定赔偿数额。

法律依据

1. 《中华人民共和国商标法》第六十三条

侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

2. 《中华人民共和国商标法》第四十七条第一款

依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

3. 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条、第三条

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意： （一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的； （二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的； （三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的； （四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的； （五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的； （六）其他可以认定为故意的情形。

最新案例

基本事实

某某公司28（美国知名服饰品牌知识产权管理主体）、某某公司30（香港区域运营主体）、某某公司31（中国大陆运营主体）系“POLO”系列注册商标的权利人，该系列商标在第25类服装、第18类箱包等商品上经过长期使用和宣传，具有较高的市场知名度。

某某公司1经案外人授权，使用第13431002号“POLOSPORT”注册商标，在全国范围内开设上百家线下门店，销售服装、箱包等商品，并通过官方网站、微信公众号进行品牌宣传。三原告认为某某公司1使用的“POLO”“POLOSPORT”及相关图形标识，与己方涉案注册商标构成近似，容易导致消费者混淆，侵害其商标专用权；且某某公司1故意攀附商誉、以侵权为业，情节严重，遂向上海知识产权法院提起诉讼，请求判令某某公司1停止侵权、刊登声明消除影响，并赔偿经济损失及2倍惩罚性赔偿共计2000万元、合理开支100万元。

一审法院经审理认定某某公司1构成商标侵权，但认为某某公司1使用的“POLOSPORT”商标直至2022年3月2日才被国家知识产权局宣告无效，此前其使用行为具有一定权利基础，不符合惩罚性赔偿的适用条件，遂判决某某公司1停止侵权、在指定报刊刊登声明消除影响，赔偿经济损失1000万元及合理开支50万元。三原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，主张某某公司1故意侵权、持续侵权、以侵权为业，应适用惩罚性赔偿，改判赔偿2000万元。

争议焦点

本案的核心争议焦点为：某某公司1的侵权行为是否符合惩罚性赔偿的适用条件，一审判处的1000万元赔偿数额是否合理。

法院观点

上海市高级人民法院二审认为：

1. 惩罚性赔偿的适用必须同时满足“故意侵害知识产权”和“情节严重”两个要件，二者缺一不可。
2. 关于主观故意的认定：某某公司1使用被诉侵权标识系基于案外人授权的合法注册商标，虽然该商标最终被宣告无效，但国家知识产权局直至2022年3月2日才作出无效宣告裁定，因此至少在该日期之前，某某公司1的使用行为具有合理的权利信赖基础，不能直接认定其具有明显的侵权故意。此外，权利人虽曾发送侵权通知、提起诉讼，但部分案件被撤回，且权利人据以主张权利的部分商标也曾被宣告无效，不足以证明某某公司1系明知侵权仍持续实施。
3. 关于赔偿数额：一审法院结合涉案商标的知名度、某某公司1的侵权规模（全国上百家门店、线上线下同步宣传销售）、侵权持续时间、行业平均利润，以及某某公司1原法定代表人公开陈述的销售数据等因素，认定侵权获利已超过法定赔偿500万元的上限，进而在法定限额之上酌定1000万元的赔偿数额，符合法律规定。同时，一审法院统筹考量了双方同期的不正当竞争关联案件的赔偿金额，避免就同一侵权行为重复赔偿，处理并无不当。

裁判结果

驳回上诉，维持原判。二审案件受理费84800元由三上诉人共同负担。

案例检索信息

• 案号：(2024)沪民终547号
• 案由：侵害商标权纠纷
• 审理法院：上海市高级人民法院
• 裁判日期：2025年06月23日

征和律所提示

征和律师事务所结合多年实务经验提醒：

1. 对商标权利人而言：惩罚性赔偿是打击恶意侵权的有力武器，但适用门槛较高，不能仅以商标最终被无效就主张对方“恶意”。维权时需重点收集两类证据：一是证明对方主观故意的证据，比如对方在商标被无效后仍继续使用的证据、对方曾因同类侵权被处罚或判决后再次侵权的证据、对方刻意攀附己方商誉进行虚假宣传的证据等；二是证明赔偿计算基数的证据，比如侵权方的销售数据、财务报表、行业利润报告、己方许可费标准等，没有明确基数的情况下惩罚性赔偿很难得到支持。如果发现对方使用的是注册商标，应先启动商标无效宣告程序，待商标无效后再推进侵权诉讼，同时注意固定侵权行为的连续性证据。

2. 对品牌使用方而言：在获得商标授权时，务必尽到审慎的审查义务，不仅要核查商标注册证的真实性、有效性，还要了解商标是否存在权属争议、无效宣告申请等权利瑕疵，必要时可以委托专业机构做商标稳定性评估。如果收到侵权警告函或被起诉，要及时评估法律风险，若商标权利不稳定，应尽快调整品牌使用策略，避免侵权损失进一步扩大。不要轻信“有注册证就不会侵权”的说法，商标注册后仍可能因与在先权利冲突被宣告无效。

3. 关于重复赔偿的问题：实务中很多品牌侵权案件会同时涉及商标侵权、不正当竞争等多个案由，如果侵权行为是同一的（比如同一个店铺既使用近似商标又使用近似装潢），权利人不能就同一获利重复主张赔偿。建议起诉前合理规划诉讼请求，要么在一个案件中合并主张，要么分别主张不同的侵权行为，避免浪费诉讼成本。

本文由征和律师事务所独家解读，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。